¿Qué son las “marcas notoriamente conocidas” y cómo se protegen?
Habitualmente, las “marcas notoriamente conocidas” se protegen de productos y servicios idénticos o similares, independientemente de que estén registradas.
Se consideran marcas notoriamente conocidas las que son del conocimiento de la mayoría de los consumidores de un sector determinado o de los círculos comerciales del país. Esto por su permanencia en el mercado: en la propaganda o en razón de cualquier otro factor. Por otro lado, las marcas famosas son aquellas conocidas por el público en general.
Generalmente, estas marcas gozan de una protección especial a nivel internacional. Esta protección es contra los signos que pretendan su reproducción, imitación o traducción. Pero siempre y cuando se corra el riesgo de crear confusión entre los consumidores. Por eso, habitualmente se protegen de productos y servicios idénticos o similares, independientemente de que estén registrados.
En algunos países, bajo determinadas condiciones, también se resguardan de productos o servicios que sean diferentes, para evitar su aprovechamiento de mala fe o sin justo título, derivado de su alto grado de exposición.
Protección de las marcas notoriamente conocidas en México
En México, esa protección especial contra signos iguales o semejantes en grado de confusión, está en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. El objetivo de esta protección es evitar actos de competencia desleal y procurar una tutela eficaz del registro marcario.
Estos matices de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los publicó el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Mediante la emisión de la tesis aislada número 2019952, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de fecha 31 de mayo de 2019.
Excepción a la aplicación los principios de territorialidad y especialidad
Gerardo Bezares Ríos, especialista en propiedad intelectual del despacho Reyes Feregrino & Asociados, nos explicó el caso que generó la tesis. El abogado dijo que las marcas notoriamente conocidas tienen un régimen especial de protección que busca evitar abusos. Estos se traducen en usos ilegales de las marcas en detrimento de sus titulares legítimos.
Bajo esta regulación especial, la protección de las marcas notorias constituye una excepción a la aplicación de dos principios que aplican a las marcas comunes. Se trata de los principios de territorialidad y especialidad. Por eso, el especialista consideró necesario que el lector supiera a qué se refieren estos principios.
Principios de territorialidad y especialidad de las marcas comunes:
El principio de territorialidad consiste, en términos generales, en que la protección de la marca se encuentra limitada al territorio del país donde fue registrada.
El principio de especialidad se relaciona con la naturaleza de los productos o servicios. Y consiste en que la protección tiene el alcance de evitar el uso y/o registro de una marca idéntica o confundible. Esto para productos o servicios iguales o similares a los que protege la marca registrada.
Acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual
De acuerdo con Bezares Ríos, cada país cuenta con reglas propias para el tratamiento de las marcas y procedimientos para el reconocimiento de notoriedad de las marcas. Pero también se han firmado acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual. Ejemplos de estos acuerdos son el Convenio de París o los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de los cuales derivan criterios y recomendaciones. Esto permite sentar lineamientos generales para el tratamiento internacional de las marcas notoriamente conocidas.
De dichos acuerdos, se desprende que la protección debe otorgarse a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. Esto revela que no rige el principio de territorialidad.
Lo anterior, aunado a la prohibición de la Ley de la Propiedad Industrial para el registro de marcas que sean iguales o semejantes en grado de confusión a una marca, derivan en este régimen privilegiado de protección para las marcas notoriamente conocidas. En México el encargado de analizar las marcas o declararlas notoriamente conocidas es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Impiden registro en México por una marca registrada en Colombia
El especialista dijo que en el caso que dio nacimiento a la tesis de la que hablamos, la empresa Pintucom, S.A. de C.V., solicitó el registro ante el IMPI de su logotipo, que incluye la denominación Pintucom, como puede verse a continuación:
La autoridad competente objetó el registro por la existencia previa de la marca registrada “Pintuco”. Dicha marca es propiedad de la empresa colombiana Compañía Global de Pinturas, S.A. o Globalpaint S.A., misma que cuenta con el reconocimiento de notoriedad en Colombia.
Ante dicha objeción, la empresa mexicana solicitó al IMPI que declarara la caducidad anticipada del registro de la marca. Esto debido a que suponía que la marca “Pintuco” no había estado en uso durante los tres años anteriores a ese momento.
Aunque en un principio el IMPI resolvió a favor de Pintucom, S.A. de C.V., el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa con sede en la Ciudad de México revirtieron dicha decisión. Los órganos jurisdiccionales tomaron en consideración, entre otras cosas, que la marca “Pintuco” cuenta con el reconocimiento de notoriedad en el país de procedencia de su titular.
La decisión en contra de la solicitante mexicana podría parecer injusta en un primer momento. Sin embargo, el sentido de la sentencia de amparo da cumplimiento a los compromisos internacionales que rigen en materia marcaria. Y busca dar cumplimiento al prestigio y reconocimiento que ha generado la empresa colombiana con el paso de los años, a través del mantenimiento de sus estándares de calidad y la inversión constante.
Si demostrara el uso de su marca desde su creación podría dar una nueva batalla
No obstante lo anterior, Pintucom, S.A. de C.V. señala en su sitio web que existe desde 1960, mientras que la empresa Compañía Global de Pinturas, S.A. o Globalpaint S.A. data de 1966. Por eso, “en caso de que la primera demostrara el uso de su marca desde su creación, podría dar una nueva batalla que derivaría seguramente en un interesantísimo reto para nuestro sistema jurídico de Propiedad Industrial”, señaló el abogado del despacho Reyes Feregrino & Asociados.
Puedes revisar la tesis aquí o en el Semanario Judicial de la Federación / Criterio de búsqueda: Marcas notoriamente conocidas / Catálogo: I.10o.A.99 A (10a.) / Publicación: 31 de mayo de 2019.
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